本案要旨

申请注册商标的行为虽不属于我国现行专利法规定的侵犯外观设计专利权的行为，但我国商标法规定申请注册商标不得损害他人现有的在先权利的立法目的在于解决商标权和在先权利的冲突，基于我国商标法的特别规定，申请注册商标的行为可以构成对他人在先外观设计专利权的侵犯。平面标贴类外观设计主要是起到标识商品来源的作用，与商标的功能无本质区别，判断是否侵犯其外观设计专利权时，对于类似商品的认定，不宜将外观设计专利商品认定为是标贴，而是应当根据在案证据，考虑实际使用标贴的容器内的商品类别。若诉争商标指定使用的商品与容器内商品相同或者类似，可能导致消费者混淆误认，则应认定为违反商标法不得损害他人现有的在先权利的规定，不应予以核准注册。

案情

2006年1月4日，中粮酒业公司提交的第200530003251.7号外观设计专利申请（如图）被授权公告，使用该外观设计的产品名称为瓶贴。

2008年3月31日，中国绍兴黄酒集团有限公司（下称绍兴黄酒公司）向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册被异议商标（如图），申请号为第6630010号，指定使用商品为第33类果酒（含酒精）、烧酒、黄酒等。

被异议商标经初步审定公告后，在法定异议期内，中粮酒业公司向商标局提出商标异议申请，请求不予核准被异议商标注册。商标局裁定被异议商标予以核准注册。中粮酒业公司不服该裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出异议复审请求。中粮酒业公司在异议复审阶段提交了使用该外观设计专利的实物照片、销售合同、广告合同及外观设计专利权证书等证据。2013年10月9日，商标评审委员会作出裁定，认为：被异议商标侵犯了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条有关保护在先权利的规定，裁定：被异议商标在复审商品上不予核准注册。绍兴黄酒公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

判决

北京市第一中级人民法院认为，绍兴黄酒公司未经许可，在同一种或类似商品上，将中粮酒业公司享有专利权的外观设计申请注册为商标，侵犯了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了第二次修正的商标法第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，判决：维持商标评审委员会的裁定。绍兴黄酒公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

评析

有观点认为，我国商标法规定的“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”是一个类似冲突规范的规定，即判断是否构成损害他人现有的在先权利时，应根据在先权利类型先转致相应的部门法，再在相应部门法之下判断是否构成侵权。按照此种思路，在先权利为外观设计专利权时，诉争商标是否予以核准注册应在专利法体系下判断是否构成侵权。我国专利法第十一条第二款规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。根据上述规定，我国专利法规定的侵犯外观设计专利权的行为并不包括使用行为，亦无其他侵犯专利权行为的兜底性条款，申请注册商标因不属于4种侵权行为之一，不构成我国专利法规定的侵权行为，因此不构成我国商标法规定“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”之情形。显然，这种逻辑推论不够严谨。回到商标法体系之下，我国商标法规定“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”立法目的是为了解决商标权和在先合法权利的冲突，损害权利的行为不能与侵犯权利的行为划等号。根据在先权利的类型，包括著作权、商号权益、姓名权、肖像权、知名商品特有名称或包装装潢、外观设计专利权等，可以区分为标识性权利、智力成果性权利和人身性权利。作为标识性权利，比如商号权益、知名商品特有名称或包装装潢和外观设计专利权，商标法解决与其冲突的目的在于避免混淆。换句话说，如果将他人的外观设计专利注册为商标，可能导致相关公众误认为与外观设计专利权人之间有特定联系，我国商标法为避免混淆故禁止注册。综上，我国商标法中“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”的规定并非简单的一个冲突规范，申请注册商标的行为不构成专利法规定的侵权行为，不意味着未构成商标法规定的损害在先权利的行为。

该案争议焦点是诉争商标是否侵犯瓶贴外观设计专利权。判断诉争商标是否侵犯其外观设计专利权时，虽然如前文所述损害权利不等同于侵犯权利，但从避免混淆的角度来看，仍应判断诉争商标指定使用的商品与外观设计专利权的商品是否构成相同或类似商品。有观点认为瓶贴作为在先外观设计，其商品即为瓶贴，若诉争商标不是指定使用在平面标贴或类似商品上，则不构成对涉案外观设计专利权侵犯。另有观点认为，判断诉争商标指定使用的商品与瓶贴外观设计商品是否类似时，应当考虑使用容器内的商品类别。平面标贴类外观设计作为标识性的在先权利，客观上就是起到标识商品来源的作用，根据2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第三次修正的专利法对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计在不再授予专利权，原因在于其与商标的功能并无实质性差别。平面标贴类外观设计在发挥标识商品来源的功能时，消费者识别的不是标贴本身，而是标贴所在容器内的商品。因此，即使外观设计专利授权产品是瓶贴，判断诉争商标是否侵犯瓶贴外观设计专利权时，对于商品类似的判断，应当在我国商标法的体系下，考虑瓶贴外观设计专利的特殊性以及我国商标法设置不得损害在先权利规定的立法目的，对诉争商标指定使用的商品与容器内的商品进行类似商品的判断。

该案中，异议申请人中粮酒业公司在异议复审阶段提供的证据可以证明其在瓶贴外观设计实际使用在黄酒商品的外包装上，被异议商标指定使用的商品与黄酒构成相同或者类似商品，被异议商标标志与在先外观设计整体比较亦相近似，因此，被异议商标侵犯了中粮酒业公司的在先外观设计专利权。

原标题：申请注册商标侵犯在先外观设计专利权的判断

——评析中国绍兴黄酒集团有限公司诉商标评审委员会、中粮酒业公司商标异议复审行

作者：亓蕾

来源：中国知识产权报

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