2001年最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案作出批复后，使得该类案件正式纳入专利纠纷诉讼类型中。一般说来，确认不侵权之诉与侵犯专利权之诉有许多共性的地方，只是原被告刚好“角色相反”，在侵犯专利权诉讼中，通常专利权人作为原告，被告是涉嫌侵权人；而确认不侵权之诉中，专利权人作为被告，涉嫌侵权人作为原告主动提起诉讼，请求法院确认其行为不构成对被告专利权的侵犯。但不容否认的是，作为原告如何主动提起确认不侵权之诉，并非一件简单的事情。本文就确认不侵权之诉所面临的一些法律问题进行探讨，供业界人士参考并提出意见。

一、关于提起确认不侵犯专利权诉讼的条件

司法实践中一般认为，提起确认不侵犯专利权诉讼，以权利人向被控侵权人或者其经销商网络发出警告函，权利人在一定期间内不提起侵权之诉后，受到警告的人为了结束这一不正常状态，依法可以提起确认不侵权之诉；即只有干扰了被控侵权人的销售经营，给其利益造成了威胁，被控侵权人才能启动确认不侵权之诉。但对于专利权人直接提起侵权之诉后又申请撤回起诉，被控侵权人能否提起确认不侵犯专利权诉讼，实践中存在争议，一种观点认为，专利权人直接提起侵权诉讼后又撤回起诉，是权利人依法行使的诉讼权利，不应等同于权利人发出的警告函，被控侵权人以此为由提起确认不侵犯专利权诉讼，法律依据不足；另一种观点则认为，权利人提起侵权之诉后，又撤回起诉，虽不同于权利人直接向被控侵权人发出的警告，但已对被控侵权人的生产、销售带来了负面的影响，在某种程度上，已干扰了被控侵权人的正常经营，被控侵权人以此作为诉讼理由提起确认不侵犯专利权诉讼符合法律，人民法院应予受理。笔者认为，无论是以警告的方式，还是以诉讼后又撤诉的方式，只要符合民事诉讼法规定的起诉条件，人民法院就应立案受理。

二、关于确认不侵权诉讼的法律性质及其司法管辖权的确认

对于确认不侵权诉讼的法律性质属于确认之诉，还是侵权之诉，尽管学者和实物工作者存在不同的看法，但2004年6月24日最高人民法院针对北京市高级人民法院和河北省高级人民法院的请示下发的《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中，已经明确指出“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”由此说明，确认不侵犯专利权诉讼实质上是确认请求人主动行使不侵犯专利权抗辩权所形成的诉讼，即确认请求人制造的产品或使用的方法与专利权利要求相比，有一个以上的技术特征不相同且不等同，未落入专利权利保护范围。既然请求确认不侵犯专利权诉讼归类于侵权类纠纷，因此应根据《民事诉讼法》第二十九条“因侵权行为提起的民事诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”及最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条“因侵犯专利权行为”提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售进口等行为的实施地；依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地，上述侵权行为的结果发生地”之规定，确定地域管辖。只要侵权行为发生在原告住所地，原告就有权在其住所地法院提起请求确认不侵犯专利权的诉讼。

三、关于确认不侵犯专利权的判定原则及法理问题

专利法的直接立法目的在于通过赋予权利人以专有垄断权，鼓励发明创造，促进科学技术进步和创新，维护公平的市场竞争秩序。确认不侵犯专利权之诉与侵犯专利权之诉，都共同面临着一个问题：就是涉嫌侵权物（行为）是否落入专利权的保护范围；即两者都要进行侵犯专利权判定分析。

（一）“虚”与“实”的对抗

判定侵犯专利权的基本方法是以专利权利要求书中记载的技术方案与被控侵权产品的技术特征进行比较，如被控侵权产品的技术特征具备了专利权利要求的技术特征，侵犯专利权成立。侵犯专利权判定分析的过程，实际上是“虚”与“实”的分析。所谓“虚”，是指专利权利要求书。根据专利法第56条第1款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。即发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容来确定。由于权利要求是以技术特征为构成要件的以文字表达形式出现的，其保护范围需要在理解权利要求的本意之后确定，故称为“虚”。与“虚”相对应的是：涉嫌侵权物（行为）是具体的可见的。当涉嫌侵权物是一个装置时，该装置是看得见摸得着的。可以通过购买或证据保全来锁定涉嫌侵权物。当涉嫌侵权的是一种方法时，该方法也是通过具体的操作（包括人为操作或机器操作）实现的。故涉嫌侵权物（行为）是实实在在存在的，称之为“实”。我国专利法第57条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……”。由此说明，有具体的实施行为，才可能“侵犯其专利权”。而专利法意义上“实施”的内涵在专利法第十一条有明确规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”即所谓“实施”发明和实用新型专利权的行为，包括“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。从专利法原理来理解专利法第十一条的规定，就是专利权人独有的排除公众未经专利权人许可得任何实施行为，也就是专利权的“排他性”。

上述分析给我们的启发是：侵犯专利权判定分析任务是：涉嫌侵权物（行为）（实）是否落入专利权的保护范围（虚）中，即“虚”，与“实”的对抗。实践中，有人对此不以为然，经常出现以所谓专利产品（实）与涉嫌侵权物（实）的比对分析，或者以专利权利要求（虚）与涉嫌侵权人的某一份技术文件／技术标准（虚）的比对分析。前者是“实”与“实”的比对，后者是“虚”与“虚”的比对；两者都不符合专利法原理。

（二）涉嫌侵权人的抗辩手段分析

尽管原告作为诉讼发起人提起确认不侵权诉讼，但原告在诉讼巾，仍处于防御的地位。因为被告（专利权人）专利权在握，原告如果不能有效地证明涉嫌侵权物（行为）未落入专利权的保护范围，则要承担败诉的后果。以我院审判的案件为例，原告认为其不构成侵权主要基于两点理由：一是不侵权抗辩；二是先用权抗辩。这两种抗辩，只要有一种抗辩成立，原告就可以证明其不侵权。但是原告恰恰忽略了这两者抗辩的前提条件是相互对立的。换句话说，如果不侵权抗辩成立，则先用权抗辩肯定不成立。反之亦然。下面笔者对此具体分析。

1．先用权抗辩。先用权抗辩的法律依据是专利法第63条第（2）项：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；该条规定首先说：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权”。这是一个十分重要的规定。其本意是说：下列情形本应属于落入专利权保护范围的情形，只是考虑到特殊情况，将这些情形“不视为侵犯专利权”。因此，先用权的成立要件如下：首先是“制造相同产品、使用相同方法”，如果不是相同的，则先用权免谈；其次是时间要件必须是在专利申请日以前，专利申请日以后不可能有先用权；第三是完成的程度要件，即“已经作好制造、使用的必要准备”，而不仅仅是有一个设想或规划；第四是生产规模限制要件，“仅在原有范围内继续制造、使用”，超出范围就没有先用权。上述要件中必须同时满足。

2．不侵权抗辩。所谓不侵权抗辩，是指涉嫌侵权物（行为）与专利

权利要求相比，有一个以上的技术特征不相同且不等同，故没有落入权利要求的保护范围，因而不侵权。原告如主张不侵权抗辩，举证责任就在原告。原告应首先其如何实施生产行为的证据（实），然后，再通过与权利要求进行比对分析，最后得出是否落入保护范围的结论。值得注意的是，由于专利法第十一条赋予专利权人的排他权的时间起点是在“发明和实用新型专利权被授予后”，因此，涉嫌侵权物（行为）的行为发生时间也应是在“发明和实用新型专利权被授予后”，即专利的授权公告日之后。在专利的授权公告日之前，不可能有侵犯专利权出现。如果主张侵权或不侵权的一方所依据的证据是在专利的授权公告日之前，则对其要证明的问题毫无帮助。

通过上述分析，我们可以得出“先用权抗辩”与“不侵权抗辩”的不同在于：“不侵权抗辩”认为其行为没有落入权利要求的保护范围内，而“先用权抗辩”是在先承认落入权利要求的保护范围内，而后根据法律的例外规定“不视为侵犯专利权”，虽然两者都抗辩成功，但先用权的范围被压缩在原有的规模和范围内，而“不侵权抗辩”则没有这样的限制。总之，两者的关系是：两者必居其一，不能同时成立。

3．现有技术抗辩。无论是侵犯专利权之诉，还是确认不侵权之诉，中心问题是要解决涉嫌侵权物（行为）是否落在专利权利要求的保护范围之内，因此，证明的思路可以从正反两方面进行证明。所谓正面证明，就是证明涉嫌侵权物（行为）已落在专利权利要求的保护范围之内；所谓反面证明，就是证明涉嫌侵权物（行为）落在了专利权利要求的保护范围之外。现有技术抗辩的基本思路是：现有技术是涉案专利申请日之前的技术（priorart），如果涉嫌侵权物（行为）与现有技术相同或等同，则可以肯定：涉嫌侵权物（行为）落在专利权利要求的保护范围以外，不构成专利侵权。现有技术抗辩如果成功，当事人可以该现有技术作为对比文件，向专利复审委员会提起无效宣告请求，使得专利权被无效，从此可以放心地进行市场竞争。法院在审理现有技术抗辩时，面临出现了三组比对关系，需要一一地甄别。假设专利权为A（虚），涉嫌侵权的技术方案为B（实），现有技术为C（虚）。

第一组比较是：A-B，虚-实比对。实际上是推定专利A的有效性前提下所做的比较，这就是普通的侵犯权专利诉讼中或确认不侵权诉讼中，法院审理的基本任务。第二组比较是：A-C，虚-虚的比对。根据我国职权分离主义，专利文件与现有技术的比对，是专利审批机关或专利复审委员会的专属职责，这一组的比较实际上是在挑战专利权的有效性。因此理应是法院审理侵犯权专利诉讼的禁区，法院一般应当回避。第三组比较是：B-C，实-虚的比对。如果能证明涉嫌侵权的技术方案B与现有技术C相同或等同，则法院完全可以据此得出不侵权的结论。此组比较中不涉及专利权有效与否，仅仅证明了涉嫌侵权的技术方案B属于现有技术C而已，因而无需挑战专利权效力。

上面三组比较关系中，只有第二组即专利文件与现有技术的比对，是虚—虚的比对，属于法院审理专利侵权诉讼或确认不侵权诉讼的禁区；而其他两组的比对，都涉及到实—虚比对，属于法院审理的对象。

四、专利权利保护范围与涉嫌侵权技术方案的比对分析

如上所述，在专利侵权诉讼或确认不侵权诉讼中，专利权保护范围与涉嫌侵权的技术方案的比对分析，是法院审理的中心任务。为了完成这个中心任务，法院需要两个素材：一是专利的权利要求书，特别是其中的独立权利要求；二是涉嫌侵权的产品或方法。（1）权利要求的解释。由于权利要求使用文字来表述，而文字难免有其局限性，加之撰写人对文字的把握、理解有些特殊的用法时，呈现给公众的作为专利权保护范围的权利要求就可能需要解释。根据我国专利法第56条的规定，专利权保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。（2）专利权保护范围的确定原则——整体保护原则。根据专利法原理，专利权保护范围的确定原则如下：由于发明专利的独立权利要求从整体上体现该专利的技术方案，记载了解决技术问题的必要技术特征，与从属权利要求相比保护范围最大。因此，判断被比对物是否与本专利的技术特征相同或等同时，应当对保护范围最大的独立权利要求作出解释。如前所述，我国专利保护范围确定的原则是整体保护原则，权利要求的构成特征不能被分割或被肢解成部分特征，部分特征对于保护范围没有任何意义。在解释专利权利要求时，应当以专利权利要求书记载的技术内容为准，而不是以权利要求书的文字或措辞为准的原则。其技术内容应当通过参考和研究说明书，在全面考虑发明的技术领域、技术解决方案、作用和效果的基础上加以确定。（3）对比方式。对比判断采取逐一对比的方式，即：将本专利的权利要求书中记载的技术特征与被比对物的相应技术特征逐一进行对比。（4）对比主体。以本领域的一般技术人员的水准进行对比。

结论

品味虽贵不敢减物力，炮制虽难必不敢省人工。确认不侵犯专利权判断也必须遵守法律规则。本文在介绍了确认不侵犯专利权纠纷的起诉条件、法律性质和司法管辖的同时，指出了此类案件的抗辩形式，比对方式，进而说明两者的共同之处都是两相对比，即不侵权抗辩是虚—实之间比对，而现有技术抗辩是虚—虚之间的比对。

【作者介绍】

西北工业大学；西安市中级人民法院。

注释与参考文献

[1]黄松有．知识产权司法解释实例解释[M]．北京：人民法院出版社，2006．

[2]程永顺．知识产权法律基础[M]．北京：知识产权出版社，2005．

原标题：对确认不侵犯专利权法律问题的探讨

作者：孙海龙姚建军

来源：法律信息网

牛律师刑事辩护团队编辑

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